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关于公开不充分答复思路的小结

在实际的专利代理工作中,对于以专利法第26条第3款作为驳回理由的审查意见答复起来较为困难,为此,笔者做了以下答复总结,供大家参考。

专利法第二十六条第三款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准


1 思考流程:




  • 具体案例:

    1. 审查员指出公开不充分的内容不在权利要求中保护的或是在从属权利要求中的(不属于发明点):

      保险做法

      首先,将相应的从属权利要求删除,再阐述理由:

    因此,参考国家知识产权局于2017年4月26日公布的“2016年度专利复审无效十大案例”之一的“载体装置(专利号:ZL201320156576.8)”的决定要旨:“专利文件只要记载了相关技术方案,解决了技术问题并获得了预期的技术效果,则满足了能够实现的要求,对于其是否存在或可能存在其他脱离专利说明书所述内容的技术问题,通常不能作为判断涉案专利能否实现的理由

    根据《最高人民法院关于审理专利授权行政案件若干问题的规定(一)》第条的规定:权利要求限定的技术方案不能实施的或者实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的或者确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,但是需要付出过度劳动的人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。

    因此,由《最高人民法院关于审理专利授权行政案件若干问题的规定(一)》第条的规定可知,公开不充分的技术方案均是指权利要求所限定的技术方案,而本申请的说明书未充分公开的技术内容与权利要求限定的技术方案无实质性关联。可知,即便本申请的说明书没有对XXXX进行详细的说明,其也不应当作为判断本申请能否实现的理由。

     

    冒险做法

    不删除相应的从属权利要求进行举证说理,即使说明书未有记载,本领域技术人员也可以实现,紧紧把握“能够实现”这一关键词;(该方式往往需要举证来证明所主张的观点。可用的证据包括教科书、技术手册、正规出版物等证明的公知常识

     

    举例:审查员质疑权利要求书中的从属权利要求5的减震装置描述不清楚

    举证:而根据2012年出版的《汽车工学基础》第十二页的内容记载,弹簧减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击,即通过液压拉压杆抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击,液压拉压杆在弹簧减震器起到对弹簧的导向限位作用,并且提高了弹簧的稳定性,达到了减震的目的而本申请的减震装置其实质为弹簧减震器,即固定螺杆实质等于弹簧减震器的拉压杆,而弹簧减震器是本领域技术人员所熟知的

     

    1. 审查员指出公开不充分的内容属于本申请的发明点的:

    1.考虑将发明点进行拆分或细化;

    2.针对审查员指出发明点公开不充分的质疑,我们应当着重于确定所解决的“技术问题”。

    即技术问题包括背景技术中明确记载的技术问题以及通过阅读说明书能够直接确定的技术问题,例如从背景技术部分提到的现有技术存在的缺陷可以判断出发明所要解决的技术问题是克服该现有技术存在的缺陷;以及根据说明书中记载的技术效果能够确定的技术问题。只要解决了其中任何一个技术问题,都可以认为满足了发明点公开充分的要求

    以上是笔者针对专利申请中对于公开不充分审查意见的答复思路,如有更好的答复方式,欢迎交流。