摘要：实用新型的审查实践中，常用惯用手段直接置换来认定申请文件的技术方案和对比文件的技术方案实质相同，得出申请文件不具备新颖性的审查意见。本文从技术问题和技术效果两个角度出发，拆解惯用手段直接置换的审查基准，为申请人争取该有的权益，以及使申请人更为重视专利产生过程中的实际解决的技术问题和技术效果。

关键词：惯用手段的直接置换；实用新型审查；抵触申请

 

一、关于新颖性的法条^[1]

1.1 《专利法》第22条第2款

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

1.2 《审查指南》中抵触申请的概念

根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后 （含申请日） 公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。抵触申请和申请文件的时间关系如图1所示。

图1 抵触申请的时间轴

1.3 新颖性的审查原则

《审查指南》3.2.3惯用手段的直接置换，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。审查中的比对逻辑如图2所示。

 

图2 惯用手段直接置换的流程图

1.4 适用惯用手段直接置换的条件

惯用手段直接置换的解释中蕴含着以下条件：一是，对比文件和申请文件属于同一技术领域，二是置换的区别技术特征均为同一技术领域中的惯用技术手段；三是存在置换的基础，四是置换后无排斥作用，总结如图3所示。

以上第一和第二的条件均为代理人熟悉且常用的条件，以下解释第三和第四的适用条件：首先，存在置换基础是指申请文件具有被替换的技术特征，引用审查指南中的解释，如现有技术采用螺钉来固定某一装置，而权利要求所要求保护的发明或者实用新型仅仅将该装置的蝶、钉固定方式改为螺栓固定方式。也即是申请文件的技术方案具有采用螺钉固定这一技术特征，才能满足被置换的条件；其次，置换后无排斥作用，参见上述例子，在螺钉固定方式置换为螺栓固定方式后，技术方案能解决的技术问题和实现的技术效果并无改变，螺钉和螺栓的作用均为固定，两者置换后不会导致技术方案的其他技术特征关系发生改变。

 

图3 适用惯用手段的直接置换的条件总结图

 

二、具体案例分析

分析关于“惯用手段直接置换”的实用新型案例，结合区别技术特征和技术问题、技术效果，论述本申请文件和对比文件不同，及具备新颖性。

2.1 审查意见

鉴于本申请和对比文件在技术方案上的对比，仅有一个区别技术特征不同，阅读审查意见即可大概知道技术方案。

审查意见为：对比文件1公开了一种换流站设备异物的多功能带电清理工具，相当于一种换流站触电救援钩，并具体公开了以下技术特征：包括伸缩式绝缘杆、万向连接金具和执行操作接头，其中，执行操作接头是救援钩，该救援钩通过万向连接金具连接在伸缩式绝缘杆的顶端，操作人员操作伸缩式绝缘杆对触电人员进行救援，伸缩式绝缘杆采用多节伸缩式结构并采用旋转卡扣对伸缩长度进行固定，在救援时，操作人员可根据电压等级判断对应的安全距离，在安全距离外调节伸缩杆的长度对触电人员实施带电救援，既保证了救援人员的安全，又可尽快使触电人员脱离危险。其中，本申请中的电动伸缩式绝缘杆与对比文件1中的伸缩式绝缘杆属于本领域惯用手段的直接置换。由此可见，对比文件1已经公开了该权利要求的全部技术特征，两者的技术方案相同，且对比文件1所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于相同的技术领域，能解决相同的技术问题，并能产生相同的技术效果，因此该权利要求1所要求保护的技术方案明显不具备新颖性。

2.2 拆解方法

审查员的审查关注点集中在“区别技术特征”，而忽略了“实际解决的技术问题”，容易导致代理人陷入审查意见的逻辑中，从而得出本申请文件不具备新颖性的漩涡中。拆解方法为着重论述技术问题和技术效果两个层面，关注“实际解决的技术问题”，以确定区别技术特征是否为惯用手段的直接置换。

2.2.1 区别技术特征

本申请为电动伸缩式绝缘杆，对比文件为伸缩式绝缘杆，不同点在于一个为电动，一个为手动，从结构上看两者存在置换基础。

2.2.2技术问题

本申请文件解决的是在保证救援人员安全的情况下，使用电动调节的绝缘杆对触电人员展开救援。对比文件解决的是在不影响设备运行的情况下，对植物和鸟窝等异物进行清理。

从中发现，两者所要解决的实际技术问题不尽相同，其一技术方案的作用对象不同，一个是对触电人员展开救援，一个是清理植物和鸟窝等异物；其二技术特征不同，一个是电动伸缩杆，一个是手动伸缩杆；如此，比对后得出的区别技术特征不同，所解决的技术问题也不同。

2.2.3区别技术特征所起的技术效果

本申请电动伸缩式绝缘杆采用电源被控制伸缩至合适的距离，使用电动代替人力手动旋转，减少操作时间和人员疲劳程度，争取了更多的救援时间和救援力量；对比文件采用伸缩杆便于在不影响设备运行的情况下，对植物和鸟窝等异物进行清理；假设在本申请中采用手动旋转绝缘杆来实施救援，旋转过程中难免对被救援人员造成二次伤害，且手动旋转绝缘杆来控制伸缩杆的长度消耗大部分的时间。由此可见，电动伸缩式绝缘杆和手动伸缩杆在整个技术方案中所起的技术效果不同，也即两者的作用不同。

综上，申请文件和对比文件的区别技术特征不能适用惯用手段直接置换，本申请的区别技术特征所组成的技术方案不同，解决的技术问题不同，并产生不同的技术效果，因此本申请所要求保护的技术方案具备新颖性。

1. 小结

   通过从实际解决的技术问题和技术效果的角度出发，一步一步拆解实用新型中惯用手段直接置换的适用条件，得出申请文件和对比文件不能置换的结论，尽最大努力保护申请人应有的合理权益；从中也可得出，无论是实用新型还是发明，申请人和代理人需要加强沟通，在撰写新申请需要重点阐述所要保护的技术方案实际解决的技术问题和技术效果，以使申请文件在审查过程中得到合理的保护。

[1] 专利审查指南[M]. 知识产权出版社 , 中华人民共和国国家知识产权局, 2010