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通过撤三取得日本商标成功注册的典型案例

注:文中提到的日本特许厅(Japan Patent Office),相当于中国知识产权局,是日本经济产业省旗下负责工业产权事务的机构,管理日本的商标和专利授权工作。它是世界三大专利局之一。


日本商标注册号为2270420的商标“”,在1990年10月31日被日本一家药厂注册,香港建丰胃仙-U有限公司(即本案申请人)于2021年3月对上述商标提出撤三和注册申请,后于2021年8月31日收到日本特许厅下发的撤三成功裁定书,并于2022年2月成功注册上述商标。


案件背景:


在华人地区久负盛名的胃药--胃仙-U,一直是本案申请人的核心产品,其销售网络遍布港澳、东南亚、美加澳纽以及欧洲各地。本案申请人的品牌保护意识一直都非常强,早在二十世纪八十年代就开始进行商标布局,为企业的品牌管理与保护提供有力保障。


根据本案申请人提供的信息,产品胃仙-U多年来一直由其委托的一家日本药厂进行生产,其商标“”在1990年10月31日被此药厂成功注册,指定使用在第5类“医药制剂”的商品上,并且一直续展至今。申请人曾多次与该药厂进行协商,但一直未能成功。因此,本案申请人申请此商标专用权的计划一直受阻。



案情分析:


上述情况属于商标被他人在先注册,而且双方协商不成功,申请人无法通过商标转让的途径获取商标的专用权。对于这种情况,通常会采用撤三+新申请的策略,前提是此商标持有人在撤三申请提交之日起往前倒推的三年内没有使用此商标。


和世界大部分国家一样,在日本申请商标时,如果在先近似商标并没有使用或者在先注册商标持有人已经消亡等情况超过连续三年,可以启用撤三程序撤销已注册商标。若商标持有人未能提供从撤三申请提交之日起三年内的有效使用证据,此商标即可被成功撤销;反之,若商标持有人能提供三年内的使用证据,此撤三申请将会被驳回,即商标不能被撤销。


因此,本案撤三成功的前提是保证商标持有人在本案申请人提交撤三申请之日起往前倒推的三年内没有生产该药品。并且,为确保撤销后能顺利注册此商标,务必安排好撤三和新申请的提交时间节点,最为稳妥的做法是在提交撤三申请的同时一并提交商标注册申请,以杜绝商标在空档期内被他人抢注的风险。另外要注意的是,如果在撤三申请尚未作出裁定之前官方就开始对商标注册申请进行审查,此商标注册申请肯定会被驳回。因此,我方日本代理在提交商标注册申请的同时,需要提交一份请求暂停商标注册审查程序的申请书,并在撤三成功后提交一份请求开始商标注册审查程序的申请书。上述步骤每一步都必不可少,缺一不可,否则,商标的专用权会再次落入他人手中,造成严重后果。



案件过程全记录:


为确保商标持有人不能提供三年内的使用证据,申请人需要在药厂生产最后一批药品算起三年后才能提交撤三申请,我司对该日本药厂的经营状态、最后一批药品的生产情况以及商标的使用情况进行了详细的分析,最后决定于该药厂停止生产最后一批药品后的一个月立刻提交撤三和商标注册申请,即2021年3月提交上述两个申请。


在撤三申请提交之后,由于商标持有人对日本特许厅下发的提交使用证据通知没有进行答辩,因此,日本特许厅在2021年8月31日作出撤三的裁定,判决商标被成功撤销。



在收到撤三裁定通知书后,我方日本代理立刻提交开始进行商标注册审查程序的申请书。经过三个月的审查,日本特许厅终于在2021年11月下发商标授权通知书。


 


按照日本商标法例规定,商标注册授权之后,申请人需在收到授权通知书的三十天内缴纳商标注册费,费用缴纳之后随即下发商标注册证,然后便进入2个月的公告期。若在公告期内没有收到异议,此商标才能成功注册。


经过我司代理人一系列的精心部署和安排,此商标申请在经过2个月的公告期后,最终获得了成功注册。


上述商标注册申请,是通过撤三程序的辅助,获得商标成功注册的典型案例。在此案例中,我们可以了解到日本商标撤三程序配合商标注册申请的具体流程和注意事项。 在处理日本案件的过程中,有很多企业咨询关于国外商标撤三的程序。其实当遇到商标已在国外被他人注册,或者存在近似在先注册商标,只要您委托专业的涉外商标代理人,肯定能为您提供专业的建议并通过合适的途径获取商标的专用权。